25 maggio 1999 Ordinanza del Tribunale di Verona

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25 MAGGIO 1999

ORDINANZA DEL TRIBUNALE DI VERONA

Premesso in fatto: che con ricorso depositato in data 23 marzo 1999 Technoware engineering esponeva: che essa ricorrente era azienda del gruppo industriale Riello, specializzata nella produzione di distributori automatici per home video; che fin dall’inizio del 1995 aveva posto in commercio la linea di distributori automatici denominata “Technovideo”, sostenendo investimenti pubblicitari per far conoscere il prodotto; che attraverso il pluriennale uso del marchio predetto, avente i requisiti richiesti per la registrazione, aveva ottenuto il diritto di utilizzazione in via esclusiva nell’ambito dell’uso fino ad allora fattone, con il conseguente diritto di inibirne l’utilizzazione; che il 2 marzo 1999 aveva depositato domanda di brevetto per marchio nazionale “Technovideo” e che fin dal 1997 aveva esposto le caratteristiche della propria linea “Technovideo” su Internet al sito “Tecnoware.It” evidenziato digitando la parola “technovideo”; che la ricorrente lamentava che l’impresa Effedi s.a.s. di Flavio Fiorazzo aveva recentemente registrato un domain name coincidente con il marchio Technovideo e precisamente “www.Technovideo.com” digitando il quale indirizzo su Internet si accedeva ad una pagina web in corso di allestimento da parte di Effedi nella quale si leggeva “troverete importanti informazioni tecniche e commerciali sui nostri prodotti”, tra i quali era indicato Technovideo; che la ricorrente conseguentemente deduceva la ravvisabilità nella registrazione del segno Technovideo come domain name su Internet, unitamente alla preannunciata utilizzazione del sito Internet per pubblicizzare un prodotto analogo a quello di essa ricorrente, non solo di un atto confusorio di concorrenza sleale, ma anche di contraffazione di marchio finalizzato a sottrarre clienti ad essa ricorrente, sfruttando la notorietà acquisita dal prodotto Technovideo;

che pertanto, ritenendo sussistenti i presupposti del fumus boni iuris e del periculum in mora, chiedeva inibirsi ex art. 63 r.d. 21 giugno 1942 n. 929 ad Effedi s.a.s. l’uso con qualunque mezzo del marchio Technovideo quale segno distintivo dei propri prodotti e quale domain name in Internet e conseguentemente fissarsi congrua somma per ogni violazione;

rilevato che la resistente costituitasi deduceva la nullità del marchio Technovideo per difetto di capacità distintiva ed affermava l’insussistenza della contraffazione discendente dall’annunciata commercializzazione dei prodotti di essa resistente, proprio avuto riguardo alla lettura della pagina web richiamata da controparte, dalla quale emergeva che essa resistente non aveva intenzione di denominare i propri prodotti con il marchio Technovideo, bensì di realizzare gli accessori a detti prodotti destinati, con ciò rendendo legittimo il richiamo al marchio dei prodotti medesimi;

che la resistente affermava altresì la legittimità dell’utilizzo del domain name “Technovideo Com” rilevando che la domanda di registrazione del marchio Technovideo da parte della ricorrente era successiva alla richiesta di registrazione del domain name e che poiché il domain name doveva essere assimilato all’insegna, l’anteriorità dell’uso di tale insegna elettronica da parte di essa resistente escludeva la possibilità per la controparte di una valida registrazione della medesima denominazione come marchio.

Ritenuto in diritto: che va preliminarmente verificata la sussistenza in capo alla ricorrente del diritto all’uso esclusivo del marchio Technoware in corso di registrazione, diritto del quale la predetta richiede la tutela con la proposta azione cautelare e che, stante il carattere di sommarietà della cognizione, viene qui accertato nella minor consistenza di mero fumus;

ritenuto che non appaiono condivisibili le argomentazioni della resistente in merito all’insussistenza dei requisiti di validità del marchio;

rilevato invero che in merito al contestato requisito di novità va rilevato che – premesso il mancato riscontro probatorio alla sussistenza di anteriorità idonee ad escludere la validità del marchio – risulta confermato dagli elementi probatori acquisiti l’effettivo utilizzo della parola Technoware da parte della ricorrente, per contraddistinguere i propri prodotti fin dal 1995;

ritenuto che la circostanza è resa evidente dalla stessa considerazione della pagina web predisposta dalla resistente, secondo l’interpretazione fattane dalla medesima: se invero la resistente, come afferma, ha inteso predisporre la pubblicizzazione della propria attività di produzione di ricambi per i prodotti Technovideo appare di solare evidenza che ciò presuppone logicamente che i prodotti Technovideo siano già diffusi e noti sul mercato con detta denominazione (diversamente non trovando logica spiegazione la predisposizione di un messaggio pubblicitario, rivolto a potenziali acquirenti che contenga il richiamo al prodotto “Technovideo” per l’identificazione di uno dei prodotti ai quali gli accessori sono “dedicati”);

rilevato che la circostanza viene del resto riconosciuta dallo stesso legale rappresentante della resistente, liberamente interrogato, e risulta comunque indirettamente ma sicuramente confermata dalla documentazione relativa alla pubblicizzazione da parte della ricorrente dei prodotti Technovideo in riviste specializzate a partire dal 1994 (dalla quale può certamente desumersi la prova, idonea in questa fase cautelare, della distribuzione sul mercato del prodotto cosi denominato da parte della ricorrente, senza necessità di ulteriori conferme documentali);

ritenuto conseguentemente che la validità del marchio della ricorrente non potrebbe essere inficiata dall’anteriore richiesta di registrazione del domain name da parte della resistente, effettuata solo nel 1998;

rilevato inoltre che il marchio oggetto della domanda di registrazione della ricorrente non appare porsi in contrasto con il disposto dell’art. 18 l. marchi, non rappresentando la denominazione generica del prodotto (costituito da distributori di videocassette) né l’indicazione di uno degli elementi costitutivi del medesimo (trattandosi di una parola di fantasia derivante dall’unione delle due parole “techno” – costituente la presumibile abbreviazione delle parole inglesi technology o technological utilizzata anche per la composizione della denominazione della ricorrente, ed il cui richiamo nel marchio intende evidentemente anche collegare per assonanza il prodotto all’azienda produttrice – e “video”);

rilevato invero che per condivisibile orientamento giurisprudenziale anche parole di uso comune relative al genere di prodotto cui si riferiscono, ovvero parole di uso diffuso possono costituire un valido marchio sempre che abbiano subìto una modificazione tale da annullare il loro significato originario e vengano utilizzate in combinazioni tali da dare luogo ad un’espressione originale avente un’individualità distinta dalle singole parole che la compongono, in modo da presentarsi come vocabolo nuovo e idoneo ad assolvere alla funzione d’identificazione del prodotto;

rilevato che la suesposta situazione concorre nella fattispecie con riferimento al marchio della ricorrente, che ancorché possa eventualmente farsi rientrare nell’ambito di c.d. “marchi deboli”, appare alla luce dei detti criteri, dotato di sufficiente capacità distintiva;

ritenuto conseguentemente che va affermata la sussistenza del diritto della ricorrente, titolare del marchio in corso di registrazione, di reagire avverso le azioni costituenti violazione della privativa, e va quindi verificata la configurabilità nella condotta della resistente così come denunciata in ricorso, degli estremi della contraffazione del marchio;

rilevato che la ricorrente lamenta la registrazione da parte della resistente del domain name “www.Technovideo.Com” per il sito Internet, e la utilizzazione del detto marchio per la commercializzazione dei suoi prodotti, analoghi a quelli della ricorrente;

ritenuto che per quanto riguarda l’utilizzo del domain name “Technovideo” per il sito Internet della resistente, destinato a costituire veicolo per la pubblicizzazione dei propri prodotti, deve evidenziarsi che ancorché sia diversa la finalità della denominazione del sito Internet rispetto a quella propria del marchio, tuttavia la circostanza che la ricorrente abbia inteso utilizzare la denominazione Technovideo, totalmente estranea alla propria ragione sociale per uno dei suoi siti, e la valutazione del tenore delle pagine web della resistente in atti (documenti 9, riferito al sito “www.Technovideo.Com” e 10, riferito al sito “effedi.com”) consentono di ritenere che un tale utilizzo la resistente abbia fatto in funzione della pubblicizzazione di una propria linea di prodotti denominata Technovideo, o comunque perseguendo la finalità confusoria di creare nella clientela il convincimento della produzione da parte della propria impresa della linea di prodotti denominata “Technovideo”;

rilevato in proposito che l’affermazione del legale rappresentante della resistente in merito all’oggetto dell’attività della Effedi s.a.s. (limitata a suo dire alla produzione di accessori per distributori automatici di videocassette) è smentita dal tenore del documento 10 di parte ricorrente, che evidenzia se non l’attualità della produzione di distributori automatici quantomeno la predisposizione degli strumenti pubblicitari per l’avvio di una tale produzione (nel sito “effedi.com” la resistente si presenta quale azienda che riveste “tuttora il ruolo leader nel mercato italiano dei distributori automatici di cassette video” ed è singolare che a lato del trafiletto contenente una tale presentazione dell’azienda sia riportata, tra le voci ritenute qualificanti dell’attività svolta, la parola “technovideo”);

ritenuto altresì che la valutazione del tenore del documento 9 consente di escludere la legittimità dell’uso del marchio Technovideo da parte della resistente sulla base del disposto dell’art. 1 bis l. marchi: invero tenuto conto delle modalità con le quali viene pubblicizzata l’attività della resistente, asseritamente rappresentata da accessori per distributori automatici di videocassette, appare evidente che l’utilizzo da parte della resistente del marchio Technovideo esula dall’ambito di liceità definito dalla norma citata, in quanto il testo di presentazione è formulato con modalità equivoche, tali da ingenerare nel pubblico dei destinatari del messaggio pubblicitario l’erroneo convincimento della produzione da parte di Effedi non solo degli accessori “dedicati a … technovideo” ma anche dei prodotti relativi;

ritenuto conseguentemente che sussiste il requisito del fumus boni iuris con riferimento alla domanda di cautela avanzata dalla ricorrente, apparendo altresì ravvisabile il requisito del periculum in mora, stante l’esigenza di evitare sviamenti della clientela, impedendo alla resistente l’attivazione del mezzo confusorio in fase di approntamento;

ritenuto pertanto che va inibito alla resistente Effedi s.a.s. l’utilizzo come domain name e come marchio per contraddistinguere i propri prodotti della parola “Technovideo” e va fissata alla resistente ai sensi dell’art. 63, 2° comma, l. marchi la somma di lire cinque milioni per ogni violazione successivamente constatata e per ogni giorno di ritardo nell’esecuzione del provvedimento, a partire dal quinto giorno successivo alla notifica del provvedimento medesimo;

per questi motivi, visto l’art. 63 r.d. 21 giugno 1942 n. 929, inibisce a Effedi s.a.s. di Flavio Fiorazzo l’utilizzo quale domain name per i propri siti Internet e quale marchio per contraddistinguere i propri prodotti della parola “Technovideo”.